El 7 de enero de 2019, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO, por sus siglas en inglés) publicó una serie de documentos que han causado revuelo entre los practicantes de patentes a escala internacional.

Dichos documentos están relacionados con lo que se denomina "materia elegible" para ser patentada. Entre los documentos publicados se incluyen guías de examen enmendadas (que aquí denominaremos nuevas guías) que toman en cuenta los últimos criterios que sobre el tema han adoptado instancias de impugnación y la suprema corte de ese país.

Algo que llama la atención es la rapidez con que los mencionados criterios se vuelven no sólo operantes en el sistema de trámite de patentes norteamericano, sino de aplicación obligatoria por parte de los examinadores de ese país. También llama la atención la intención de la USPTO de hacerlos públicos, esforzándose en que sean lo más claros posible, pues las nuevas guías incluyen ejemplos que ilustran invenciones y formas de reclamarlas, distinguiendo entre las que están apegadas a los nuevos lineamientos y las que no, así como las razones correspondientes; todo esto sin realizar cambios en su legislación.

Entrando un poco en materia, las nuevas guías son enfática en que, bajo el principio de "trámite compacto", el examen de una solicitud de patente debe ser rápido y completo a la vez. De acuerdo con este principio, debe revisarse que cada reivindicación cumpla con todos los requerimientos de patentabilidad desde el inicio del examen. Esto obliga a los examinadores norteamericanos a establecer todas las razones y bases para objetar las reivindicaciones desde la primera acción oficial, y a indicar, cuando sea practicable, la forma en que podrían superarse las objeciones, debido a que omitir tal indicación puede ocasionar retrasos innecesarios en el trámite.

Antes de enfocarse en los requerimientos legales, los examinadores deben determinar lo que el solicitante ha inventado y la forma en que las reivindicaciones se relacionan con la invención. Este paso implica la revisión completa de la descripción de la solicitud de patente. Después, el examinador debe realizar la búsqueda de arte previo y determinar si la invención cumple con los requerimientos de patentabilidad estatutarios. Es precisamente aquí donde las nuevas guías publicadas por la USPTO cobran relevancia, ya que uno de estos requerimientos es precisamente que la solicitud reclame materia que sea susceptible de patentarse. A diferencia de nuestra ley, la legislación norteamericana no cuenta con un concepto de "invención" para tal efecto. No obstante, establece cuatro categorías de materia patentable (procesos, artículos de manufactura, máquinas y composiciones de materia). Además, como resultado de interpretación jurídica, el sistema de EE. UU. contempla que las siguientes materias no pueden estar sujetas de apropiación por derecho de patentes: las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas. La razón es que estas materias constituyen herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico que deben estar disponibles para todos y no sujetas a explotación exclusiva.

Por sorprendente que llegara a parecer para aquellos lectores ajenos al trámite de patentes estadounidense, determinar si una solicitud reclama tales materias constituye una cuestión compleja que ha derivado en un sinnúmero de procedimientos de impugnación. Algunos de estos procedimientos se elevan para ser abordados por la suprema corte de ese país, cuyas decisiones sientan precedentes que se constituyen en lo sucesivo en el hilo conductor para examinar las solicitudes de patente en la USPTO, como ocurre en los sistemas jurisprudenciales. De esta manera, las nuevas guías precisamente incorporan modificaciones al procedimiento para determinar si una reivindicación reclama materia susceptible de ser patentable principalmente como resultado de incorporar los criterios establecidos en la decisión del caso "Alice Corporation Vs CLS Bank International" por parte de la suprema corte norteamericana. Esta decisión puede consultarse en la siguiente liga: https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf.

Continuando con el procedimiento de análisis, el examinador debe establecer la interpretación razonable más amplia de una reivindicación considerada como un todo. Posteriormente, determina si la reivindicación reclama alguna de las categorías de materia susceptible de ser patentada ya mencionadas anteriormente, es decir, un procedimiento, una máquina, un artículo de manufactura o una composición de materia. En caso negativo, la reivindicación es objetada.

En caso afirmativo, el examinador puede determinar si la reivindicación amerita ser evaluada a detalle, o si es evidente que la misma reclama materia que puede calificarse como "elegible". En su caso, el análisis se da por concluido y el examen prosigue sin considerar una objeción con respecto a la elegibilidad. En caso contrario, se procede con un análisis adicional de dos etapas. Este análisis constituye el motivo principal por el que se han publicado las nuevas guías, el cual consiste en lo siguiente:

En una primera etapa se determina si la reivindicación "está dirigida" a alguna de las tres excepciones a la patentabilidad ya mencionadas: una ley de la naturaleza, un fenómeno natural o una idea abstracta. Aunque las guías no establecen de forma totalmente clara cuándo puede considerarse que una reivindicación "está dirigida" a una excepción, una revisión de éstas y los ejemplos que las acompañan permite interpretar que basta con que la reivindicación cite o involucre de forma tácita o inherente alguna de dichas excepciones para que la reivindicación se considere como "dirigida" a la excepción. Si se concluye que la reivindicación no está dirigida a tal excepción, dicha reivindicación se considera elegible.

En caso contrario, el análisis prosigue hasta una segunda etapa en donde se estudia si la reivindicación comprende elementos adicionales que hagan que tal reivindicación vaya más allá del mero reclamo de la excepción. A esta etapa se le denomina búsqueda del "concepto inventivo", teniendo este último concepto un significado totalmente distinto del que tiene en la legislación mexicana. Si la reivindicación supera este análisis, la misma se considera que reclama materia elegible, de lo contrario, es objetada. Cabe resaltar que uno de los aspectos medulares de las nuevas guías consiste en establecer que los elementos adicionales que permitan acreditar el concepto inventivo no pueden ser aquellos que definan una actividad bien entendida, rutinaria o convencional. Ello implica que la implementación de un procedimiento no elegible, como uno que constituya una idea abstracta, mediante un dispositivo convencional, como una computadora de uso común, no supera la prueba de elegibilidad. Se estima que ello resultará en cierta medida un acercamiento entre los criterios de evaluación norteamericanos y europeos.

No obstante que las guías intentan dar claridad al examen de solicitudes de patente respecto al tema de la elegibilidad en EE. UU., las mismas contienen aspectos controversiales que desde luego ya han sido criticados por varios expertos y practicantes alrededor del mundo, especialmente los norteamericanos. La razón por la que sus lineamientos, que en principio son de aplicación local, provocan interés más allá de las fronteras de su país es que no es raro que otras jurisdicciones otorguen patentes basadas en las otorgadas por la USPTO, o que incluso otras oficinas eleven objeciones basadas en las que emiten examinadores norteamericanos, que tienen obligación de conducirse conforme a las guías, para materias que tienen que ver con los temas involucrados por las mismas, que van desde los métodos de negocios, pasando por las invenciones implementadas por computadora y hasta la patentabilidad de materia viva.

Como parte de los trabajos del comité de patentes de AMPPI se analiza el posible impacto que pueden tener en nuestra práctica los cambios de criterios y disposiciones en jurisdicciones líderes en la materia, siendo el estudio de las nuevas guías sobre elegibilidad en EE. UU. una de las actividades en la que nos encontramos trabajando.

Para los interesados en profundizar en el tema, dejamos la liga en la que pueden acceder a los materiales publicados por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos: https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility

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