Artículo de Interés: “Uso de una marca por un tercero, autorizado. ¿Es imperativo el uso de la licencia?” Por: Lic. Alejandro Cárdenas Eychenne
16 mayo, 2019
“Uso de una marca por un tercero, autorizado. ¿Es imperativo el uso de la licencia?”
Frecuente inaplicación del Artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial
Por: Alejandro Cárdenas Eychenne
En el ejercicio de las facultades de comprobación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en relación con la obligación de uso, real y efectivo, dentro del territorio nacional, de una marca registrada, por su titular o un licenciatario, vía los procedimientos de declaración administrativa de caducidad, es cada vez más frecuente constatar la inaplicación, de facto, de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial, en las resoluciones que dicha autoridad expide.
No se exige la inscripción de la licencia ante la autoridad marcaria para que el uso de la marca por un tercero –autorizado, pero no controlado-, surta efectos en beneficio del titular del registro, para tener por cumplimentada la obligación de uso del distintivo, como condición para conservar la vigencia de su registro. Uno de los motivos o razonamientos para la inaplicación de tal disposición, por parte de la autoridad en materia de propiedad industrial, que en mi vida profesional me ha tocado leer, consiste en que “… no se puede desconocer el uso de una marca dada esta situación (falta de inscripción del contrato de licencia), pues, de lo contrario, se daría a dicha inscripción el carácter de un requisito especial o adicional para darle eficacia y validez a dicho acuerdo de voluntades, siendo que lo verdaderamente relevante, a efecto de verificar la vigencia de la marca, es que los productos que ampara, real y efectivamente, se hayan comercializado o se ofrezcan en el mercado según los usos y costumbres mercantiles[1]” .
El organismo desconcentrado de la Administración Pública Federal, competente en materia de propiedad industrial, hace una interpretación de la norma en comento, concluyendo que no es adecuada para los fines u objetivos que persigue el sistema de derecho marcario, en relación a la verificación de la obligación de uso y, por lo mismo, no debe aplicarse en su literalidad.
Una de las garantías más importantes en materia procesal que ofrece nuestra Constitución Política, particularmente en materia de predictibilidad, en cuanto a legalidad y seguridad jurídica, es precisamente la aplicación literal de la Ley en la resolución de conflictos. Dicha disposición la encontramos plasmada en el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Congreso de la Unión plasmó con singular claridad la voluntad legislativa del Estado, misma que las autoridades administrativas en funciones materialmente jurisdiccionales NO están facultadas para desconocer, por el simple hecho de no estar de acuerdo con dicho imperativo.
La norma general en la materia es la exclusividad en el uso de la marca, en términos de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial. La exclusividad implica la exclusión en el uso del distintivo por alguien diverso o diferente al titular del derecho/registro. Por lo tanto, la norma contenida en el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial tiene el carácter de norma excepcional. Al ser el distintivo de uso exclusivo de su titular -quien obtuvo el registro-, excluye, por regla general, el uso por parte de cualquier tercero, al tratarse de un derecho oponible erga omnes. Luego entonces, toda y/o cualquier norma referente al uso de la marca, por personas diversas a su titular, son de carácter excepcional y, por lo mismo de aplicación estricta, tal y como lo dispone el derecho común en el artículo 11 del Código Civil Federal. El uso de una marca, realizado por un tercero -diverso al titular de la marca- no puede considerarse como realizado por el propio titular, salvo que se cumpla de manera estricta con la condición impuesta por el legislador Federal en el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial. Esto es, que tenga una licencia inscrita. La voluntad legislativa es clara y expresa: “El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca“.
Por otra parte, la norma establecida por el Legislador Federal y plasmada en el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial, como toda otra norma emanada del poder legislativo, cuenta con una presunción de constitucionalidad, así como de ser compatible con los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Esa presunción de constitucionalidad y convencionalidad de la cual gozan todas las normas jurídicas sólo se rompe mediante el ejercicio del llamado control difuso o control concentrado de las normas, a cargo de las autoridades jurisdiccionales, mismo que no siempre implica la inaplicación de la norma. Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia localizable bajo el rubro “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO” y la tesis “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU EJERCICIO NO NECESARIAMENTE LLEVA A LA INAPLICACIÓN DE UNA NORMA”. Así, al tenor de las directrices establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que las autoridades administrativas en funciones materialmente jurisdiccionales se encuentren facultadas y legitimadas para omitir la aplicación o desaplicar una norma jurídica federal, como lo es el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial, imperativamente debe haberse quebrantado previamente su presunción de constitucionalidad o convencionalidad, mediante la declaratoria correspondiente por parte del Poder Judicial de la Federación. En este caso no existe dicha declaratoria – o cuando menos no se tiene conocimiento de ella-. Es preciso hacer notar que las autoridades administrativas, como lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, carecen de facultades para hacer, exoficio, algún tipo de control difuso de constitucionalidad o convencionalidad de normas, por tratarse de facultades reservadas a las autoridades jurisdiccionales. De lo contrario, se violarían derechos humanos como lo son la legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. Esto es, las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial carecen de facultades para inaplicar alguna disposición legal, motu propio o conforme a razonamiento y conclusiones propias, aun en mayoría de razón, precisamente por la presunción de constitucionalidad y convencionalidad de que gozan de las normas emanadas del Congreso de la Unión. Así lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que lleva por rubro “CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO”.
Por lo que se refiere al motivo de inaplicación de la norma, referido en el párrafo inicial, el razonamiento de la autoridad administrativa está dirigido a los requisitos de existencia y validez- y por lo mismo eficacia- de los contratos. No debe confundirse lo que es un requisito de existencia o de validez del contrato, con lo que es la imposición de condiciones. Son cosas diversas.
Conforme a la Teoría General de las Obligaciones, en particular de aquellas que emanan de los contratos, para la existencia de éstos últimos se requieren colmar dos requisitos (i) el consentimiento; y (ii) el objeto. Para que éstos sean válidos y exigibles, se deben colmar cuatro supuestos (i) capacidad; (ii) ausencia de vicios del consentimiento; (iii) licitud en el objeto; y (iv) forma. Lo anterior se sustenta en los artículos 1794 y 1795 del Código Civil Federal. Los requisitos de existencia y validez comunes a todos los contratos NO son modificados de manera alguna por la Ley de la Propiedad Industrial, como parece sugerir la autoridad administrativa. Los requisitos de existencia y validez para los contratos de licencia de uso de marca son los mismos y comunes a todos los contratos. No existe el pretendido “… requisito especial o adicional para darle eficacia y validez a dicho acuerdo de voluntades…”. Existirá contrato de licencia de uso de marca cuando confluya la voluntad de las partes y exista un distintivo registrado que pueda ser objeto del mismo. El contrato será válido siempre que ambos contratantes cuenten con capacidad jurídica; no existan vicios en el consentimiento; los productos o servicios a distinguir con la licencia sean lícitos; y se cumplan con las formalidades establecidas en la legislación. Los contratos de licencia de uso de marca que cumplan con lo anterior, existirán jurídicamente y serán válidos – exigibles entre las partes-. La legislación marcaria no incluye requisitos especiales ni adicionales para la existencia o validez de los contratos. Tampoco impone la legislación especial formalidad alguna para la exigibilidad, per se, del acuerdo de voluntades. Esto es, para que el acuerdo surta efectos plenos entre las partes. Sin embargo, el Congreso de la Unión, conforme a sus facultades y en congruencia con los tratados internacionales, sí impuso como condición la publicidad del contrato, vía su inscripción en el Registro de Marcas, para tres fines específicos:
(a) que el contrato surta efectos en perjuicio de terceros;
(b) para la legitimación procesal activa en el ejercicio de las acciones relativas al ius prohibendi por parte del licenciatario; y
(c) para que el uso por el licenciatario beneficie al titular de la marca en el cumplimiento de la obligación de uso de la marca correlativa al derecho de exclusiva.
Lo anterior se deduce con singular claridad de lo dispuesto en los artículos 130, 136, 140 y 141 de la Ley de la Propiedad Industrial. La condición de la publicidad del contrato de licencia para poder considerarse cumplida la obligación de uso de una marca, cuando el uso sea realizado por licenciatario, obedece a una voluntad legislativa de dotar al sistema de seguridad jurídica, sin que sea legal, ni válido, el desconocimiento por parte de la autoridad administrativa de la norma.
El Congreso de la Unión se encuentra legitimado para legislar en materia de propiedad intelectual e imponer condiciones a los contratos de licencia de uso, máxime si la imposición de condiciones a las licencias de uso es una de las facultades que se reservaron a las legislaturas locales en los diversos compromisos internaciones firmados por nuestro país. En materia marcaria, nuestro país ha firmado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio [ADPIC], el cual en su artículo 21 establece expresamente la facultad de los estados miembros de imponer condiciones a las licencias de uso de marca. La misma disposición la podemos encontrar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte [TLCAN], en su artículo 1708, sección 11. Esto es, lo establecido por el Congreso de la Unión en los artículos 130 y 141 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de condicionar a la publicidad de la licencia, vía su inscripción en el Registro de Marcas, en aras de garantizar la seguridad jurídica, para que el uso de una marca realizado por persona diversa al titular beneficie a éste para efectos del cumplimiento de la obligación de uso, correlativa al derecho de exclusiva, es congruente con lo pactado por nuestro país internacionalmente y, por lo mismo con las exigencias legislativas de la comunidad internacional. Resulta consistente que si se requiere de publicidad para el otorgamiento de un derecho de exclusiva de uso sobre una marca, vía su registro, para el cumplimiento de la correlativa obligación de uso de dicha marca por persona extraña, se requiera asimismo de la publicidad, vía el registro. De ahí que no exista conflicto o inconsistencia entre el derecho internacional y la legislación interna, ni violaciones a derechos humanos reconocidos en algún tratado internacional.
Luego entonces, la falta de aplicación literal de la Ley, cuando ésta es clara, es una violación al derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica, por lo que al ser las normas establecidas en los artículos 130 y 141 de la Ley de la Propiedad Industrial claras y precisas, no cabe interpretación alguna, mucho menos interpretaciones que autoricen su inaplicación, sin que exista previamente una declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad. De ahí se concluye lo imperativo de que el contrato de licencia de uso se encuentre inscrito, a efecto de que el titular del registro de marca pueda beneficiarse del uso realizado por su licenciatario.
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[1] Resolución contenida en el oficio folio 46011, de fecha 19 de octubre de 2017. P.C. 2158/2016 (C-628) 21209
