La legislación nacional, la doctrina y la jurisprudencia resultan pobres en cuanto a definir con claridad y precisión el alcance y contenido del derecho exclusivo de una marca.

Parece cosa menor, pero a partir de tal definición es que se puede comprender a cabalidad lo que se puede hacer como titular del derecho y lo que se puede impedir a los terceros hacer. Particularmente, el entendimiento del contenido y alcance del derecho sustantivo al uso exclusivo de una marca, genera la claridad necesaria para intelegir y comprender lo que significa “usar” una marca y, por lo mismo, cuales son las diversas posibles conductas que serían objeto de prueba, ya sea en la comprobación de uso o en caso de infracciones por parte de terceros.

El derecho sustantivo al uso exclusivo de una marca es un derecho poliédrico, cuyo análisis de alcance y contenido parte del texto de los Tratados Internacionales de los que México es parte signante -artículo 1708, inciso 2, del Tratado de Libre Comercio para América del Norte [NAFTA]; del artículo 16, inciso 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio, Incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas [ADPIC]; del artículo 15-16 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos [TLC México –Chile]; y del artículo 18-09, inciso 5 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia-, así como del propio artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial. La lectura de tales disposiciones nos permite distinguir claramente un doble haz de facultades a favor de su titular, a saber:

• el primero es un conjunto de facultades positivas – ius utendi – relativas a las conductas que el titular de la marca puede realizar por si mismo y/o autorizar a terceros a realizar dentro del tráfico comercial; y
• siendo el segundo un conjunto de facultades negativas – ius prohibendi – relativas a las conductas que el titular de la marca puede impedir o prohibir a terceros -cualquier tercero – dentro del tráfico comercial.

Si bien el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial reconoce el derecho a favor de industriales, comerciantes y prestadores de servicios, la interpretación de dicha disposición en sentido literal ha sido superada, por restrictiva. La titularidad de sobre un derecho marcario la puede adquirir cualquier persona, sin tener que demostrar una calidad específica. No obstante, la redacción de texto legislativo, en conjunción con la referencia única al comercio que hacen los tratados internacionales, nos permite deducir que el alcance y contenido del derecho de marca está referido particularmente al intercambio de bienes y servicios, es decir, a la comercialización. Esta afirmación es congruente con las dos principales funciones de las marcas (i) distinguir productos y servicios en el mercado; (2) identificar el origen empresarial de los productos y servicios que se ofertan en el mercado. La función distintiva de la marca no es comprensible sin la intención o finalidad de comercializar el producto o servicio al cual se aplica. En esta tesitura, las conductas que se comprenden dentro de las facultades de carácter negativo (ius prohibendi), pueden clasificarse en la siguiente forma:

• Actos preparatorios o pre-comerciales 

1. Fabricación, etiquetado, empacado/envasado;
2. Almacenamiento de inventarios para distribución;
3. Transporte de mercancías;
4. Suministro/distribución.

• Actos de comercio 

1. Ofrecimiento en venta/puesta a disposición en el mercado;
2. Venta directa/venta a consignación/venta por cuenta de terceros; mercar/comercializar;
3. Importación/exportación
4. Regímenes aduaneros especiales: tránsito/depósito

• Actos auxiliares o conexos al comercio 

1. Mercadeo/publicidad
2. Imagen corporativa/documentos de la empresa o negocio

Aclaro que no pretendo que el listado de conductas bajo cada una de las tres clasificaciones propuestas sea exhaustivo, ya que para efectos del presente artículo mi interés se centra más en los tres grandes rubros clasificatorios, dónde pueden integrase otras conductas. Se pretende ilustrar que si bien el concepto de “uso de marca” está íntimamente ligado a la comercialización de los productos y servicios que la ostentan, no está limitado a la compra y venta de dicho producto o la contratación del servicio. Existe una multiplicidad de conductas que constituyen uso de marca, todas ellas con un objetivo, mediato o inmediato, de comercializar en el mercado el producto o el servicio. Es así que son precisamente éstas conductas o, mejor dicho, cualquiera de estas conductas, por parte de un tercero, lo que es objeto de prueba para efectos de una declaración administrativa de infracción al derecho marcario.

En este contexto, considero desafortunada la interpretación que, partiendo de una inadecuada concepción del principio de taxatividad, excluye la comercialización de productos o servicios como conducta reprochable y sancionable, en el contexto del artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, argumentando que en otras fracciones del mismo artículo se utilizaron referencias a conductas específicas y que, por lo mismo, comercializar no constituye uso de marca. Dicha interpretación contraviene frontalmente principio a fortiori –por fuerza- mediante el cual si la acción general o genérica (uso de marca) está prohibida, también estarán prohibidas todas aquellas conductas particulares o específicas implícitas en la genérica. Es precisamente la comercialización de bienes y servicios lo que, por antonomasia, lesiona o pone en riesgo el derecho sustantivo al uso exclusivo de una marca dentro del tráfico comercial.

Por lo que se refiere a las facultades de carácter positivo o ius utendi, si bien en principio el espectro de conductas que constituyen uso de marca encuentra equivalencia con aquellas señaladas en párrafos anteriores, en relación con el ius prohibendi, el tema se limita y distorsiona, ya que en relación con estas facultades de carácter positivo la discusión se centra en la adjetivación legislativa del verbo usar, para efectos del cumplimiento de la obligación de uso a cargo de los titulares de un registro de marca. En efecto, cuando hablamos del ius utendi normalmente lo hacemos en el contexto del cumplimiento o incumplimiento con la obligación de uso de la marca. Esta obligación de uso está acompañada de adjetivos calificativos como lo es “real” y “efectivo”, lo que limita el espectro de lo que se entiendo por uso. El uso, real y efectivo, de la marca, excluye de las conductas los actos preparatorios y los actos auxiliares al comercio, dejando únicamente las conductas relativas al comercio, per sé, tales como ofrecer en venta, causar disponibilidad en el mercado, comercializar, etc. Ello se desprende del texto del 18-09, inciso 5, del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia y el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, mismos que refieren únicamente a la puesta en el comercio y la disponibilidad en el mercado.

En conclusión, conocer el alcance y contenido del derecho sustantivo al uso de una marca, identificando su doble haz de facultades, positivas y negativas, es una herramienta fundamental para la comprensión del concepto de “uso de marca” y el tipo de conductas que se encuentran implícitas en dicha frase. Ello es útil al momento de elegir el medio de convicción que resultará idóneo y pertinente para acreditar la conducta específica, dentro del catálogo de posibilidades, atento al carácter poliédrico de dicho derecho.

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