LEY ANTERIOR

DESPUES DE LA REFORMA

COMENTARIOS

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;

Sin embargo, a raíz de los cambios sufridos en nuestra legislación de conformidad con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018, la hipótesis contemplada en la antigua fracción primera cambió y la segunda fracción se convirtió en la primera.

De esa forma lo que anteriormente contemplaba la ley como no registrable, es ahora registrable si cumple con ciertas características que quedaron descritas en el artículo 89 de la citada ley reformada y que a la letra dice:

“Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos;

II.- Las formas tridimensionales;

…

VII.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo.” 

Estos cambios se debieron a que México al ser parte de diversos tratados, la llegada de las llamadas marcas no tradicionales a nuestro país fue inminentes. Y como se puede observar de estos cambios, una marca cambiante que antes no era registrable, ahora si lo es, siempre y cuando sea lo suficientemente distintiva.

Consideramos que a pesar de que esto le otorga una gran complejidad en el tema de estudio de las diversas formas a considerar por parte de la Autoridad Registral en cuanto a la distintividad de un signo; esta inminente inclusión abre la brecha para que usuarios nacionales compitan en el mercado internacional de forma más directa y fomentando la creatividad de creación de formas de distinguir sus productos o servicios; y asimismo invita a los usuarios extranjeros a que hagan una mayor inversión en nuestro país al poder tener una protección más completa de la distintividad de sus productos o servicios.

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos

o la época de producción;

(…)

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

IV.- Los signos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan incluidos en el supuesto anterior, los signos descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios;

(…)

VI.- La traducción, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables, así como la transliteración de signos no registrables;

Estas prohibiciones nacen con el fin de evitar la competencia desleal ya que, al aplicarlas, se pretende evitar la monopolización de términos, palabras, conceptos o expresiones que, por su naturaleza común, todos los competidores de una cierta industria tendrían derecho a utilizarla libremente para poder comercializar o anunciar sus productos o servicios.

En otras palabras, la teleología de estas causales de irregistrabilidad es, precisamente, impedir que una persona o empresa adquiera el derecho de uso exclusivo de palabras de libre utilización por referir a cualidades, características o propiedades intrínsecas del producto o servicio que se pretende distinguir y que se ofrece en el mercado, en perjuicio de todos sus competidores.

Teniendo en mente lo anterior, la Autoridad también está obligada a realizar la traducción correspondiente de todos los términos, palabras, conceptos y expresiones solicitados a registro en otro idioma, así como a transliterar los signos o caracteres utilizados en otro sistema de escritura para verificar que éstos no sean términos comunes y de libre utilización.

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

XIII.- Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente;

Asimismo, no serán registrables como marca, la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente

La última reforma a la fracción XIII (antes fracción XII) del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial incluyó como elementos no registrables a los apellidos (separándolos del “nombre”), así como los apelativos (diferenciándolos de los “seudónimos”).

En este sentido, es importante hacer mención que la reforma agregó el hecho que, para que no sean registrables como marca, estos nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas deben de haber adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, siendo que el texto anterior de este impedimento legal era mucho más amplio pues no se limitaba a la adquisición previa de cierto reconocimiento de la persona.

Asimismo, es importante mencionar que el nuevo texto de la fracción en comento incluye ahora a la imagen y a la voz identificable, teniendo relación estos con el Derecho a la imagen personal y a otros derechos de la personalidad, facultando al titular del derecho a autorizar el uso dentro del comercio de su derecho a la imagen como un derecho autónomo y ligando esta prohibición a la Ley Federal de Derechos de Autor en cuanto hace a las obras fotográficas, plásticas y gráficas que pudieran estar contenidas en los diseños de las marcas. 

XIII.- Los títulos de obras

intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente

XIV.- Los nombres o denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusión a los títulos de obras literarias o artísticas, así como tampoco la reproducción o imitación de los elementos de dichas obras; cuando, en ambos casos, tengan tal relevancia o reconocimiento que puedan ser susceptibles de engañar al público o inducir a error por creer infundadamente que existe alguna relación o asociación con dichas obras, salvo que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

Asimismo, no será registrable como marca la reproducción, ya sea total o parcial, de obras literarias o artísticas, sin la autorización correspondiente del titular del derecho de autor.

Tampoco serán registrables como marca aquellos personajes de ficción o simbólicos, ni los personajes humanos de caracterización que tengan tal relevancia o reconocimiento, excepto en aquellos casos que sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento de éste.

La reforma de mayo de 2018 amplió claramente el campo de posibilidades por cuanto a objetar el registro de una marca que constituya no solo el título de una obra intelectual o artística, sino también aquella que sea semejante en grado de confusión a los títulos de obras literarias o artísticas, la reproducción total o parcial de los elementos relevantes de dichas obras, o incluso que se trate de una reproducción total o parcial de las mismas, sin contar con la autorización del titular de dicho de derecho de autor.

Resultaba, por una parte, de suma importancia realizar esta ampliación ya que una obra y su título se protegen, de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor, en lo que tengan de originales, siendo así que la existencia de dos o más títulos de obras que resulten idénticos y por ello no originales, no serán objeto de protección según lo dispuesto en el artículo 14 fracción V de la ley antes mencionada y la Convención Interamericana De Derechos De Autor en su artículo XIV.

Derivado de lo anterior debemos entender que los títulos a que refiere dicho párrafo se limitan única y exclusivamente a aquellos que sean originales. Por su parte, este párrafo incluye dos calificativos respecto a la “relevancia” y el “reconocimiento” del título de la obra que pudiera ser considerada un impedimento para el registro de una marca, por lo que esta reforma deberá interpretarse en el sentido de que dichos calificativos estarán siempre atados a la originalidad del título de la obra que sea considerada un obstáculo por ser susceptible “… de engañar al público o inducir a error” por hacer creer existe una relación o asociación con dicho titulo original de una obra en especial, y no sobre cualquier título de obras que no pueda ser considerado original. Bajo otra perspectiva, podríamos decir que, pareciera que esta reforma a la Ley de la Propiedad Industrial brinda un grado de protección mayor que la que brinda la propia Ley Federal del Derecho de Autor a los títulos de obras que pudieran ser considerados originales, ya que la “semejanza en grado de confusión” que se incluye en esta reforma, implica una protección más allá del título en sí mismo, brindándole una protección ampliada con respecto a aquellos títulos que, no siendo idénticos pero semejantes y que generen confusión en el público consumidor, puedan ser negados como marca salvo que se cuente con la autorización del autor de una obra con título diverso al indicado en su propia obra.  

Ahora bien, la causa de irregistrabilidad mencionada en el anterior artículo 90, fracción XIII resultaba limitada al constreñirla a únicamente los títulos de obras, siendo así que ahora la reforma incluye como prohibición, en el segundo párrafo de la fracción XIV del artículo 90, la reproducción total o parcial de obras literarias o artísticas sin la autorización del titular de dichos derechos.

Referente a este tema podríamos decir, que la reforma ha quedado bastante amplia en su redacción pues no requiere que dicha reproducción sea de alguna forma relevante para poder identificar una obra literaria o artística en específico, es decir, dicho párrafo, como está redactado, podría facultar a la autoridad marcaria a negar una marca con la frase “AMOR”, hoy inmersa en la letra de cientos de canciones y que sin duda, por si misma, no identifica obra alguna que pueda ser considerada un obstáculo para su obtención como marca.

Finalmente, por cuanto a la prohibición del registro de marcas basados en personajes ficticios, simbólicos y de caracterización humana, nos parece que la inclusión en la reforma es adecuada, aunque consideramos desafortunada la calificación que hace al señalar que los personajes considerados en esta prohibición serán solo aquellos “que tengan tal relevancia o reconocimiento”, cuando en realidad cualquier titular de derechos sobre reservas para personajes ficticios o de caracterización humana, sin importar su relevancia o reconocimiento, debiera ser considerado como causa suficiente para negar un registro marcario salvaguardando así los derechos exclusivos de cualquier titular de reservas de derechos sin calificar su derecho. Entendemos que esta redacción tenga fundamento en el desconocimiento que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pudiera tener con respecto a personajes registrados ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y por ello quizá valga la pena señalar una vez más la necesidad de generar una base de datos conjunta entre las autoridades principales encargadas de velar en nuestro país por la protección de la propiedad intelectual, a fin de lograr de manera efectiva la implementación de la reformas aquí analizadas y la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en nuestro país.

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar

XV.- Los signos susceptibles de engañar al público o inducir a error.  Entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre: la naturaleza, componentes, cualidades o el origen empresarial, de los productos o servicios que pretenden distinguir

Mediante la reforma de esta fracción, se incluye un concepto adicional para evitar engañar al público o inducir a error, como es el origen empresarial de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Aun cuando en la iniciativa/exposición de motivos de la reforma publicada el 18 de mayo de 2018 no se menciona alguna referencia sobre esta modificación, de la redacción de esta fracción se deduce que se pretende proteger al consumidor.  Sin embargo, al haber incluido el concepto de origen empresarial, también se puede suponer que se pretende evitar la competencia desleal y, de explicación de funcionarios del IMPI, se entiende que ese fue el propósito. 

Lamentablemente, el concepto es muy amplio y se presta a abusar de una supuesta protección a terceros, ya que, al no haber una definición del mismo, ni lineamientos para su aplicación, se permite que los examinadores citen cualquier antecedente que encuentren en los medios que tienen disponibles como objeción para el registro de una marca, ya sea abusando del concepto y hasta del principio de territorialidad de la ley, ya que se permiten citar marcas o “empresas” o “titulares de marcas” que no se encuentran en el país, que no tienen un uso efectivo y comprobado en el país, que no tienen una notoriedad evidente, etc., provocando ahora un estado de indefensión por parte del solicitante de una marca.

Con el propósito de encontrar el equilibrio necesario entre la protección de los consumidores, evitar la competencia ideal y fomentar la creatividad y la economía nacional es urgente expedir un reglamento a la ley que incluya los parámetros necesarios para la debida aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial.

XVI.-Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos

Esta fracción, además de cambiar de numeración (anteriormente correspondía a la fracción XVI), ya no refiere únicamente a “marcas” sino ahora hace más amplio el impedimento refiriéndose a “signos” lo que hace que se incluyan de manera expresa todos los signos distintivos, incluyendo las tradicionales (marcas, avisos comerciales, nombres comerciales) y las no tradicionales (sonoras, olfativas, imagen comercial).

Aunado a esto, la segunda parte de dicha fracción fue modificada, puesto que anteriormente ésta señalaba lo siguiente: “… sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares”.

Es decir, en vez de señalar una excepción a lo señalado en la primera parte de dicha fracción, ahora se señala otro impedimento para el registro de signos, cuando éstos sean idénticos a uno ya registrado y que proteja los mismos productos o servicios, mientras que antes señalaba que sí serían registrables como marca, aquellas que fueran idénticas si protegían productos o servicios similares.

XVII.-Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado

XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado;

De igual forma, esta fracción cambió de ser la XVII, a ser la XIX.

Una vez que un nombre comercial se publica, se rige en lo general conforme a las disposiciones de la Ley establecidas para las marcas, por lo que esta fracción es un tanto obvia. Afortunadamente la solicitud de publicación de nombre comercial cada vez es menos recurrida por los prestadores de servicios debido a la mayor cantidad de requisitos para solicitarla y que tienen una menor área de cobertura que las marcas de servicios en territorio nacional.

No estaba contemplado como una prohibición; la única mención que se hacía respecto de “nombre propio” era en la fracción IV del artículo 89 que señala lo siguiente:

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

(…)

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

XX.- El nombre propio de una persona física que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios

Entonces, ¿nadie puede registrar María López?

La reforma del pasado 2018 incluyó la prohibición de registrar el nombre propio de una persona, lo cual, es sumamente limitativo y no expresa la naturaleza de esta reforma.

Fernando Valenzuela es el antecedente del registro de marca de un nombre famoso, ¿Quién no conoce a Fernando Valenzuela? Pues ese fue el antecedente en donde por contradicción se señala que esta prohibición para los nombres debe de ser dirigida únicamente para aquellos que son conocidos y famosos, sería un tanto ilógico que solo una persona se pueda llamar Juan Perez, sobre todo en México, en donde son nombres sumamente comunes, por lo que nuestros amados legisladores omitieron el señalar que se trata de una prohibición dirigida a los nombres de personas famosas o dedicadas a temas de la industria.

Es coherente pensar que si mi nombre fuera Carolina Herrera, a pesar de que hipotéticamente fuera mi nombre, no podría ser registrable, ya que se busca el evitar la imitación de marcas que es la principal función de esta fracción.

Lo bueno de esta fracción, es que ahora este incluida, ya que anteriormente no existía, lo malo de la fracción es que no se enfoca a la naturaleza que es el negar nombres que sean conocidos y famosos y lo divertido es que seguramente las personas se sienten confundidas si leen esta Ley, pero lo extraordinario es que nosotros como abogados somos los que le daremos sentido a estas reformas y que día a día daremos nueva solución a nuestros clientes.

Anteriormente, la mala fe se era considerada en nuestra legislación como causal de nulidad de una marca (art. 151 fracción V). Sin embargo, esta causal se enfocaba en la defensa de marcas extranjeras que habían sido obtenidas sin consentimiento de su titular, por parte del agente o distribuidor. La poca recurrencia a esta figura se debía principalmente a que muchas veces no era sencillo probar la relación entre el titular y el registrante. Además, pareciera que dicha fracción dejaba de lado las marcas nacionales, las cuales no se encuentran ajenas a ser sujetas de una apropiación indebida.

XXII.- Los signos solicitados de mala fe. Se entiende por mala fe, entre otros casos, cuando el registro se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Actualmente, no solo fue incorporada una nueva causal de nulidad de marcas con base en “mala fe”, sino que también se ha incorporado como un impedimento para el registro de marcas, contenido en la fracción XXII del artículo 90.

Llama la atención que dicha fracción, incorpora una definición de “mala fe”, lo cual pareciera arriesgado y poco común puesto que, a nivel internacional en materia de propiedad industrial, no se ha incorporado a nivel legislación una definición de este tipo.

Pues bien, el sistema de propiedad industrial mexicano ahora cuenta con una herramienta más para la salvaguarda de las marcas.

Ahora, la tarea de que dicha herramienta sea efectiva corresponderá al examinador, quienes deberán tener presente dicha disposición al hacer su análisis y hacer uso de la misma, sin caer en la práctica común de recurrir y pretender que a toda costa solo encuadre la fracción XVIII del mismo precepto. Podemos decir que la aplicación de dicha fracción dependerá de la apreciación circunstancial del examinador, quien ya sea con base en pruebas presentadas en oposición o sin estas, deberá estimar si resulta aplicable la fracción en cuestión y hasta donde el intento de registro de un signo deberá ser considerado como contrario a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, o en perjuicio de su legítimo titular.

Asimismo, deberemos esperar a que nuestro tribunal especializado se pronuncie respecto al alcance que tendrá la nueva definición de “mala fe”, lo cual deberá ser mucho más amplio de lo que hasta el momento se ha venido interpretando en relación a las disposiciones anteriores. Quizá valdría la pena tomar en cuenta los criterios que se han venido usando en materia de nombres de dominio y analizar hasta qué punto podrían servir como experiencia para forjar los criterios en materia marcaria.