"CARTAS DE CONSENTIMIENTO: MAS QUE UN ACUERDO UNILATERAL"

Lic. Giselle Ruiz Balcázar – Comité de Diversidad e Inclusión AMPPI –

Las recientes reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) incorporaron una excepción a la prohibición contenida en el artículo 90 fracciones XVIII, XIX y XX.

Esta excepción hace referencia a que no serán registrables los signos semejantes en grado de confusión a una marca o nombre comercial previamente registrado o presentado con anterioridad, así como el nombre propio de una persona física que sea semejante en grado de confusión a una marca previamente registrada o solicitada, señalando que no será aplicable dicha prohibición cuando el solicitante de una marca exhiba el consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el reglamento de la Ley.

Como consecuencia de lo anterior, es cada vez más frecuente en la práctica la negociación de cartas de consentimiento o acuerdos de coexistencia para tratar de superar los impedimentos emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con respecto a solicitudes de marca semejantes en grado de confusión aplicables a los mismos o similares productos o servicios.

Sin embargo, a falta de Reglamento, aún existe cierta incertidumbre sobre las formalidades que deben cumplir este tipo de actos jurídicos y en qué supuestos el IMPI podría objetar dicho consentimiento.

En diversas reuniones y conferencias, las propias Autoridades del IMPI han señalado que la decisión final de la concesión de un registro sigue estando a criterio del examinador una vez realizado el estudio de las marcas en conflicto, sin que las cartas de consentimiento resulten vinculantes y que las mismas no serán aceptables tratándose de marcas idénticas que amparen los mismos productos o servicios.

Bajo este tenor, podemos asumir que, para el IMPI, como en muchas otras decisiones que emite, seguirá prevaleciendo el interés general de los consumidores sobre el interés de los titulares de derechos de propiedad industrial, aun y cuando su función principal sea la protección de este último.

No obstante, considero que el IMPI deberá darle mayor valor al acuerdo de coexistencia celebrado entre las partes, pues el más interesado en mantener sus derechos es precisamente el titular de la marca, quien al celebrar este tipo de acuerdos está consciente de las consecuencias que esto conlleva, por lo que no debería existir objeción alguna por parte de la Autoridad.

Si bien es cierto en ocasiones las cartas de consentimiento están limitadas a una autorización unilateral por parte del titular para usar y obtener el registro de la marca involucrada, no debemos pasar por alto la importancia de establecer obligaciones para las partes, así como las condiciones de coexistencia marcaria con el objeto de proteger los intereses de los titulares.

En este sentido, pudiera darse el caso en que el consentimiento verse sobre marcas semejantes, aplicadas a productos similares o relacionados, pero que puedan coexistir pacíficamente en el mercado derivado de las obligaciones y condiciones que pactaron las partes respecto al uso de las mismas.

Bajo este supuesto, el IMPI debería analizar no sólo las semejanzas de los signos en conflicto sino principalmente las condiciones pactadas entre las partes a efecto de determinar si las marcas pueden o no coexistir en el mercado.

Por lo anterior, a reserva de las cláusulas que podamos incluir en los acuerdos de coexistencia para mantener a salvo los derechos adquiridos por los titulares de registros marcarios y evidenciar un inexistente riesgo de confusión, considero de vital importancia que el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establezca con mayor detalle las formalidades y el alcance de este tipo de acuerdos.

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