La mujer y el perfume

Por Dafne Méndez y Silvia Rosales

“La elegancia tiene lugar cuando el interior es tan hermoso como el exterior”

Coco Chanel (1883-1971)

 

Gabrielle Bonheur Chasnel, mejor conocida como Coco Chanel, fue una mujer que rompió paradigmas en su propio mundo, al superar su pobreza y orfandad en la niñez, para después romper paradigmas en el mundo de la moda, al vestir a la mujer con pantalón, inspirando el look andrógino, en un ánimo de igualdad y libertad. Actualmente, la industria de la moda le debe la esencia de la independencia femenina en la costura, la joyería y la perfumería.Al hablar de Gabrielle Coco, es imposible dejar de evocar a la memoria el “Chanel No. 5”, así que, aprovechando la coyuntura de las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo, LPI), en vigor desde el pasado 10 de agosto de 2018, en donde se destaca la inclusión de las llamadas “marcas sensoriales” y aprovechando este espacio del Comité de Mujeres de la Asociación Mexicana de la Protección a la Propiedad Intelectual, este artículo buscar reconocer el legado de Coco Chanel a través de su perfume, exponiendo datos históricos relevantes, para después hacer un recuento de los mitos y retos que rodean a las marcas olfativas en México.

En el mundo de los perfumes, Chanel No. 5 es quizás el más famoso del mundo y un referente para la industria del perfume para mujer. La esencia de Coco Chanel cumplirá 100 años en 2021 y, aquí, algunos datos detrás del mítico perfume:

•  “Chanel No. 5” fue creado por Ernest Beaux, perfumista de la corte de los zares de Rusia, de origen francés, en 1921.
•  Existen dos versiones oficiales sobre el nombre “Chanel No.5”, la primera es que el 5 (cinco) era el número de la suerte de Mademoiselle Coco (p.ej. sus lanzamientos los hacía siempre los días 5 de mayo), la segunda se refiere a que la diseñadora francesa eligió la quinta muestra elaborada del perfumista.
•  Para crear el No. 5, Ernest Beaux se inspiró en el que había creado en 1913 para celebrar el tricentenario de la dinastía Romanov: “Catherine’s Bouquet”, en honor a la Emperatriz del mismo nombre.
•  Fue el primer perfume comercial que utilizó, como nota de salida dominante, un aldehído sintético, lo que permite realzar los más de 80 componentes de la fórmula.[1]
•  La propia Gabrielle Chanel fue quien diseñó el frasco del perfume, distinguido por ser sobrio y elegante.
•  Actualmente, la fórmula de Chanel No. 5 se considera un secreto industrial que está celosamente guardado por Olivier Polge.
•  Los primeros 100 ejemplares fueron un obsequio a los clientes estelares de Coco Chanel, luego del éxito y la demanda, se inició la fabricación y comercialización masiva.
•  En una entrevista a Marilyn Monroe que fue publicada en abril de 1952, en la revista “LIFE”, le preguntaron: “¿Qué usas para dormir? A lo que ella contestó “Solo unas gotas de Chanel No. 5”
• En 1994 fue presentada la solicitud de registro de la marca olfativa para “Chanel No. 5” ante la Oficina de Marcas de Reino Unido (UK Register Office), misma que fue negada por considerarla descriptiva (el olor de un perfume es el propio producto que pretende distinguir la marca, de ahí que se considere descriptiva).[2]
• Y  no, con la inclusión de las marcas olfativas en nuestra legislación mexicana, ni siquiera el perfume más icónico desde los años 20 podrá ser registrado como una marca olfativa por las razones que enseguida se expondrán.

Luego de esta breve reseña histórica sobre uno de los perfumes más famosos de la historia, toca exponer los retos y mitos que rodean a las marcas olfativas en nuestro país.

1. a) Las marcas olfativas en México:

 Con la reforma a la LPI la redacción del artículo 88[3] quedó como sigue: “Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. En concordancia con lo anterior, el artículo 89 también fue reformado abriendo la posibilidad al registro de los olores como marca, entre otros tipos de signos distintivos.  Esta figura es totalmente nueva para el sistema jurídico mexicano, pues hasta antes de la reforma, no existía ninguna figura legal que protegiera este aspecto.   Las reglas que regirán este tipo de registro serán dictadas en los siguientes meses, a través del Reglamento de la Ley, que deberá contener los aspectos organizacionales que seguirá al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante “IMPI”), para el trámite, otorgamiento o denegación de un registro de marca “olfativa”. No obstante, ya se pueden vislumbrar algunos “retos” que enfrentarán los solicitantes de registros y las propias autoridades frente a esta nueva figura jurídica.

 RETOS

En el terreno especifico de la protección de los “perfumes” como marca olfativa de “producto”, se advierten preliminarmente los siguientes dos retos:

1.  Superar la distintividad: 

Primeramente, es importante señalar que el mismo artículo 88, dice que, si bien es cierto que como marca se debe entender “todo signo perceptible por los sentidos”, es necesario que para su registro se satisfagan dos requisitos de procedibilidad: i) tener un objeto de protección claro y determinado, y ii) que sea capaz de distinguir un producto o servicio de otro de su mismo sector (principio de distintividad). En cuanto al objeto de protección, cabe distinguir que pueden existir 3 tipos de productos de “aromas”: 

1. PRIMARY SCENTS (Esencias Primarias). Productos cuya función o naturaleza es perfumar, como lo son los perfumes o aromatizantes ambientales.
2. PRODUCT SCENTS O SECONDARY SCENTS (Esencias de producto o Esencias secundarias). Productos a los cuales se les añade habitualmente un aroma, aunque su función misma no sea la de perfumar, como lo son jabones y champús.
3. UNIQUE SCENTS (Esencias únicas o especiales). Productos que no tienen un olor particular, pero se les incorpora un aroma determinado, como lo puede ser una barra de plastilina con olor a flores o unos zapatos con olor a chicle.

Dicho lo anterior, el objeto de protección en el caso de un “perfume”, podría ser difícilmente claro o determinado, toda vez que se exige que el olor no se derive de la naturaleza misma del producto, y en el caso en específico, “perfumar” es su única función.

Por su parte, ese mismo objeto de protección no cumple con el principio de distintividad, pues la forma de expresión o representación de un perfume sería genérica, teóricamente, en todos los escenarios para el registro del signo “olfativo” para perfumes y aromatizantes en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, ya que la descripción de un olor para un producto que tiene como naturaleza el liberar o expedir un aroma, no podría en ningún caso distintivo, ni particularizar un producto y diferenciarlo de otros de su misma especie.

Ante este escenario, un signo distintivo olfativo no sería registrable como marca para perfumes y aromatizantes, en términos del artículo 90 fracción IV de la Ley, que derivado de la reforma señala lo siguiente:

Art 90. No serán registrables como marca:

Los signos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir, también los descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios.

 2. Complejidades Administrativas

Aunque aún no ha sido definida la forma en que el olor deberá ser “representado” para su registro (como lo exige la Ley en el reformado artículo 113 fracción II), por ahora se sabe que el IMPI requerirá una “descripción detallada” del aroma, con lo que ya pueden asomarse una serie de dificultades al momento de hacer el examen de fondo de la marca, o bien, al momento de querer ejercer frente a terceros un derecho constituido por una marca olfativa.

Algunas complicaciones que se nos ocurren de primera impresión:

a) Será muy complicado para el examinador de marcas objetivar un olor, porque los perfumes varían en la piel de las personas y en el recuerdo de quien los huele. 

b) Primeramente, como se ha dicho, la descripción del “olor” de un producto de “olor” podría ser descriptiva en si misma, pues invariablemente sería tan genérica que no podría diferenciar un perfume en particular entre miles de descripciones de perfumes.

c) En el caso de querer representar un perfume mediante su fórmula química, esta no sería “clara” en términos de ley, ya que la formula no acredita un olor en cuestión, en el entendido de que la formula no representa un olor sino una sustancia.

d) Las muestras olfativas son inestables y no duraderas: el almacenamiento de olores no es estable, duradero, y las muestras pierden con el tiempo sus propiedades y su esencia, por lo que su consulta no es fácilmente accesible y duradera.

e) Finalmente, las descripciones técnicas de olor o aromas como las aromatografías o cromatografías de gases, aunque pueden ser suficientemente detalladas, podrían no ser útiles para probar casos de infracción de marcas olfativas, toda vez que dos perfumes pueden tener olores similares, aunque no estén compuestos de los mismos elementos, por lo que un aromatograma o cromatograma podrían dar resultados falsos negativos o falsos positivos en comparaciones de productos.

  

MITOS

1.  Los perfumes, colonias, productos de limpieza comunes y aromatizantes de ambiente no son elegibles para registro como marca olfativa. Este primer mito es cierto y se basa en que no pueden ser registrables al carecer de distintividad, pues su función o naturaleza es precisamente “perfumar”.
2.  Los negocios que se dedican a la comercialización de productos de perfumería de “imitación”, estarán sujetos a infracciones por usar marcas olfativas, de manera parecida en grado de confusión a otra registrada. Este mito es parcialmente falso, pues, por una parte, en materia de infracciones pueden existir sanciones por “publicidad ilícita y aprovechamiento de la reputación ajena” derivado del uso de “nombres de referencia” de perfumes conocidos y que son “imitados” pero, por otro lado, desde el aspecto meramente de un “olor similar en grado de confusión” no se deben olvidar los siguientes puntos:

a) que la elaboración de un perfume se trata precisamente de combinar olores naturales,

b) que un olor puede ser similar a otro, pero contener diferentes fuentes, y

c) que la percepción de un olor varía de una persona a otra, por lo que es difícil objetivarlo.

 En ese sentido, una infracción en este apartado será muy difícil de acreditar.

 3. El IMPI requerirá una muestra que contenga el aroma que desea registrarse como marca olfativa. Este mito hasta ahora es falso. Como ya se había referido en líneas anteriores, a pesar de que el IMPI aun está por definir los criterios formales que habrán de cubrirse para el registro de marcas olfativas, por ahora, lo que podemos decir es que no es viable la muestra que contenga el aroma.

Lo anterior si se considera que el Instituto, actualmente, no cuenta con la infraestructura para admitir muestras que contengan los aromas de las marcas olfativas propuestas a registro, y que el hecho de que existan muestras físicas implica que habría especialistas en aromas que evalúen el ejemplar (como ocurre en la USPTO).

 4. Actualmente, existen muy pocos registros de marcas olfativas otorgados en Estados Unidos. Este mito es parcialmente falso. En nuestro vecino del norte, cada vez hay más interés en proteger los productos o servicios por esta vía. Los registros más recientes son el olor a goma de mascar de los tenis Bubble Gum, así como el olor a “vainilla dulce, ligeramente almizclada, con ligeros matices de cereza, combinada con el aroma natural de una masa salada a base de trigo”[4] de la plastilina Play Doh, entre otras, pero también existen marcas aplicadas a servicios como el olor a “almizcle florido” de las tiendas minoristas de Verizon.

 La USPTO ha establecido como criterio de registro para marcas olfativas, que se prueben dos aspectos:

a) El aroma no debe ser esencial para el uso del producto o servicio, no debe afectar el costo o calidad del producto, y no debe ser una característica natural del producto o resultado de su proceso de manufacturación

b) Para su registro, se debe presentar una descripción detallada que describa las características del aroma, acreditando que la marca es distintiva, y enviar una muestra del espécimen que contenga el aroma para que un examinador pueda analizarlo.

 

5. En Estados Unidos no existen precedentes en materia de infracción de marcas olfativas. Este mito es cierto.

 Conclusión:

 La experiencia internacional, particularmente derivada de las resoluciones que han venido emitiendo la Oficina de Marcas de Estados Unido y Europea en materia de “signos distintivos olfativos” en la última década, dejan como aprendizaje que el principal reto a superar por parte de las Autoridades es generar reglas para establecer los términos para una descripción adecuada de los aromas, es decir, definir la terminología que será válida y “objetiva” para que los alcances de protección sean proporcionales, tanto para el titular de la marca, como para terceros que también incorporen aromas a sus productos o servicios.

El segundo punto será establecer directrices claras de qué clases de productos o servicios podrán ser candidatos a obtener el registro de un signo distintivo olfativo, y cuáles serán considerados como descriptivos, particularmente respecto de los productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

El IMPI ha anunciado que la recepción de solicitudes de marcas no tradicionales, incluidas las olfativas, será únicamente en modalidad “física”, e implementará formatos especiales que estarán disponibles gratuitamente en su portal, a efecto de que los solicitantes y sus representantes, aporten los elementos que por Ley el IMPI ha considerado que se deben de requisitados, no admitiendo, hasta ahora, la recepción de muestras físicas.

Un aspecto que nos llama la atención es que al parecer el solicitante además de proporcionar la descripción del aroma, también deberá señalar cuáles son los alcances de protección de la marca, y cuáles no son, lo que parece ser ambiguo e indeterminado, por lo que deberemos estar atentos de los criterios que se vayan generando en torno a esta nueva figura de protección de Propiedad Intelectual.

Lo cierto es que los mercadólogos ahora tienen más opciones para volver distintivo a su producto o servicio y los empresarios ahora tienen más horizontes de protección. Sólo tendrán que ser cuidadosos y creativos al buscar una marca olfativa.

FUENTES:

“Coco Chanel”, Revista Elle, sección “Personnalités” http://www.elle.fr/Personnalites/Coco-Chanel

Chanel Nº5. La química del glamur, Francisco Doménech, 3 de mayo de 2011, disponible en:

https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/tercer_milenio/chanel_la_quimica_del_glamur.html

Histoire d’un parfum mythique: N°5 Chanel, disponible en:

http://www.fragrancefoundation.fr/2013/03/histoire-dun-parfum-mythique-n5-chanel/

Chanel N°5, un parfum presque centenaire, LAURENCE, 22 de marzo de 2014, disponible en: https://journalduluxe.fr/parfum-chanel-n5/  

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado el 18 de mayo de 2018, disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpi/LPI_ref17_18may18.pdf

Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP), Specimens for Scent and Flavor Marks Octubre 2017, disponible en: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-900d1e994.html

Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP), Scent, Fragrance, or Flavor, Octubre 2017, disponible en: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e2882.html

Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP), «Drawing» of Sound, Scent, or Non-Visual Mark, Octubre 2017, disponible en: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e1656.html

“Hmm…What’s That Smell? Scent Trademarks—A United States Perspective”, Jay M. Burgett, INTA Bulletin, Marzo 1, 2009,  Vol. 64  No. 5. Disponible en:

http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Hmm%E2%80%A6What%E2%80%99sThatSmellScentTrademarks%E2%80%94AUnitedStatesPerspective.aspx

The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation Challenge, Carsten Schaal. http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm#_ftn18

REFERENCIAS. 

[1] Notas de salida (notes de tête): La dan los compuestos más volátiles, que son los que detectamos primero, en el caso son: Aldehídos, bergamota, limón, neroli.

Notas de corazón (notes de coeur): Suelen darla potentes esencias de flores, en el caso son: rosa, jazmín y ylang ylang.

Notas de fondo (notes de fond: Son los compuestos menos volátiles, que suelen recordar al olor de tierra, madera o especias orientales, en el caso son: iris, vainilla, vetiver.

[2] “It described its perfume as a “scent of aldehydic-floral fragrance product, with an aldehydic top note from aldehydes, bergamont, lemon and neroli; an elegant floral middle note, from jasmine, rose, lily of the valley, orris and ylang-ylang; and a sensual feminine note from sandal, cedar, vanilla, amber, civet and musk. The scent is also being known by the written brand name No 5.” [Descripción que se insertó en la solicitud de registro de marca, traducido al español: “Describió su perfume como un «aroma de un producto de fragancia floral aldehídico, con una nota superior aldehídica de aldehídos, bergamota, limón y neroli; una elegante nota media floral, de jazmín, rosa, lirio de los valles, orris e ylang-ylang; y una sensual nota femenina de sandalia, cedro, vainilla, ámbar, algalia y almizcle. El olor también se conoce por la marca escrita número 5.] Disponible en http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm#_ftn18

[3] Redacción anterior a la reforma de la Ley de la Propiedad Industrial: Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

[4] https://tmog.uspto.gov/#/issueDate=2018-05-15&serialNumber=87335817